獨家解析／吳茂昆案　曾任美國律師蔣萬安 - 專利

各位前輩好，不知道有沒有懂美國實務的前輩，
因為對於他的說法感到好奇，所以想請教前輩的意見，非常感謝!

一他的說法，一般走PCT通常都會一開始就寫好被授權人，不會事後再轉讓嗎?

"照師沛恩的案例來看，申請人是師沛恩公司，發明人是包含吳茂昆在內的四位
Member ，但申請專利的被授權人應該是回歸給東華大學，所以若是遞出申請文件時就應
該填寫好，專利是申請完畢就直接屬於東華大學，而非如吳所言獲得授權後再轉讓，顯然
吳茂昆當時並沒有將被授權人填寫為東華大學。

蔣萬安指出，若是吳申請到專利後，要轉讓給東華大學，這樣事後轉移會需要在辦手續並
多花一筆費用，同時若是沒有填寫專利的被授權人欄位，會讓外界認為東華大學要把該專
利轉讓給師沛恩公司。"

最後一段也很好奇，美國這樣就會專利無效嗎?
台灣應該是可以直接請求將"專利權歸屬給東華大學"來解決，
還是美國就沒有挽回的餘地了?

"東華大學專利案演變至今，綬草專利所有權人是東華大學，申請人是美國師
沛恩公司，發明人是台灣四位科學家，三方沒有關連性，若是受到挑戰，對東華大學來說
，最差的狀況可能是會該項專利無效。"


※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1Qu3TWQ_ ]

作者: YumingHuang (連鎖效應) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 獨家解析／吳茂昆案　曾任美國律師蔣萬安
時間: Wed Apr 25 16:07:57 2018


1.媒體來源:
※ 例如蘋果日報、奇摩新聞

Nownews

2.完整新聞標題:
※ 標題沒有寫出來 ---> 依照板規刪除文章

獨家解析／吳茂昆案　曾任美國律師蔣萬安揭三爭點

3.完整新聞內文:
※ 社論特稿都不能貼! 違者刪除(政治類水桶3個月)，貼廣告也會被刪除喔!

▲國民黨立委蔣萬安曾任美國律師，對於教育部長吳茂昆赴美設立公司申請專利一事，有
獨到專業見解。（資料照／記者林柏年攝）

新任教育部長吳茂昆在美國加州設立師沛恩公司，申請東華大學所擁有的專利，引發外界
質疑有侵權嫌疑，但到底在美國申請專利該怎麼做？曾經在美國加州擔任執業律師的國民
黨立委蔣萬安接受《NOWnews今日新聞》訪問時，從他過去美國律師執業經驗來看整起吳
茂昆與師沛恩事件。

爭點一：吳茂昆是專利發明人還是師沛恩負責人？

目前媒體質疑吳茂昆在東華大學校長期間成立師沛恩公司，並擔任負責人，違反《公務人
員服務法規定》，但吳茂昆稱自己只是研究發明人，並非負責人。

對此，蔣萬安說，從加州政府官方網站中可以查到師沛恩公司( SPIRANTHES BIOTECH,
LLC )的登記資料，進到師沛恩公司頁面後可以看到 3 個 PDF 檔案，其中名為
SI-COMPLETE 的檔案中明確註明吳茂昆是該公司的 Member ，在美國一般企業股東稱為
shareholder ，在師沛恩登記的公司類別 LLC 規範內， Member 就代表股東的意思。

▲美國加州政府官方網站上登載師沛恩公司 Member 中有吳茂昆。（圖／取自
businesssearch.sos.ca.gov 網站)

至於吳茂昆對於師沛恩是否擁有實際的管理權限，蔣萬安指出，在該網頁的另一份名為
REGISTRATION 文件之中，管理階層( manegment )欄位是勾選 All Limited Liability
Company Member，所以代表吳茂昆對於師沛恩確實有管理權限。

蔣萬安表示，吳茂昆確實擁有師沛恩的管理權限，但是實際上的股份( LLC 公司稱 Unit
)與管理權限的大小，必須要看公司成立時，五位股東所簽的管理、經營文件，這是公司
內部資料，若是吳茂昆想要替自己澄清，應該要把相關公司文件一起公布。

▲美國加州政府官方網站上登載師沛恩公司 Member 是屬於管理階層。（圖／取自
businesssearch.sos.ca.gov 網站)

爭點二：吳茂昆有沒有侵權嫌疑？

至於外界另一個檢驗的焦點，就是到底吳茂昆赴美設立公司，並申請東華大學已經擁有的
專利，有沒有侵權的嫌疑。蔣萬安說，吳茂昆赴美設立私人公司，並且以該公司名義向世
界各國申請專利，這中間應該要有東華大學的授權或是技轉合約。蔣萬安稱，用比較嚴厲
的用詞，可以用竊取校方智財權，來成立私人公司申請專利。

至於遭到外界爆料後，吳茂昆說專利申請程序尚在進行中，等申請完畢就會轉讓給東華大
學，蔣萬安以他在美國執業律師的實務經驗舉例說，這跟一般申請專的正常程序，吳茂昆
的做法其實繞了一圈，由於吳茂昆走的是 PCT (專利合作條約)的路徑，PCT 進入國家階
段時後，申請表單上就會有註明申請人、發明人與申請專利的被授權人三個欄位。

蔣萬安說，照師沛恩的案例來看，申請人是師沛恩公司，發明人是包含吳茂昆在內的四位
Member ，但申請專利的被授權人應該是回歸給東華大學，所以若是遞出申請文件時就應
該填寫好，專利是申請完畢就直接屬於東華大學，而非如吳所言獲得授權後再轉讓，顯然
吳茂昆當時並沒有將被授權人填寫為東華大學。

蔣萬安指出，若是吳申請到專利後，要轉讓給東華大學，這樣事後轉移會需要在辦手續並
多花一筆費用，同時若是沒有填寫專利的被授權人欄位，會讓外界認為東華大學要把該專
利轉讓給師沛恩公司。

爭點三：不願在中國大陸拿專利才到美國開公司　說法合理嗎？

至於吳茂昆說不願去中國大陸申請 PCT 專利，蔣萬安說，因為台灣的國際處境，所以這
吳茂昆的說法並不算錯，若是不想透過中國大陸獲得專利，有些公司確實會直接到美國申
請專利，但需要的費用較高，也需要有美國籍公民代辦的條件。

就蔣萬安過去執業的經驗來看，有些美國律師自己具備專業技術背景，有些企業會透過這
樣的律師申請專利，也由於律師有技術背景有實際參與研發過程，但是申請時一定也會註
明轉讓給客戶。至於吳茂昆成立師沛恩公司是否像一般實務上，申請專利並且加速商品化
腳步的考量。

蔣萬安表示，要申請美國專利其實不需要另外成立一間公司，但從企業經營的角度來看，
成立新公司申請 PCT 取得各國專利，確實是商業經營模式，同時，中國大陸 PCT 國家階
段審查十分嚴格，文件都要跟國際階段時相通，特別是兩岸之間的政治敏感因素，當「綬
草」專利獲得中國大陸專利後，要再轉移給國立東華大學就更加困難。

蔣萬安表示，東華大學專利案演變至今，綬草專利所有權人是東華大學，申請人是美國師
沛恩公司，發明人是台灣四位科學家，三方沒有關連性，若是受到挑戰，對東華大學來說
，最差的狀況可能是會該項專利無效。

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https://www.nownews.com/news/20180425/2741439

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恩，跟聯合報那兩個不想得罪現任教育部長的律師看法一致 .. lol

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